sábado, 31 de maio de 2014

DIR.COMERCIAL III-PROFº.LEANDRO. 7º SEM.

Perfil
LUIZ CARLOS LEANDRO BESERRA
Formação acadêmica Universidade Guarulhos (EspecialistaMetodologia do Ensino Superior 1998 – 1998) e Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas (Bacharel em direito 1982 – 1986). Experiência ( Renomado) advogado , Professor Universitário e consultor jurídico 1987 – Presente (26 anos)

 Atualmente leciona a disciplina Direito Comercial  para a turma do 7º semestre 
( EXPLORADORES DO DIREITO ) na Universidade de Guarulhos - UNG 

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BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA:


ALMEIDA, Amador Paes. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. 24ª ed. São Paulo: Saraiva,
2009.
COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de Direito Comercial - vol. 2. 17ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. São Paulo: RT. 2013.
COMPLEMENTAR:
STRENGER, Irineu. Marcas e Patentes, 2 ed. LTr, 2004.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro – vol. 4. São Paulo: Atlas, 2012.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial - direito de empresa. Editora: Saraiva. 2013.
RIZZARDO, Arnaldo. Factoring. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

RIZZARDO, Arnaldo. Leasing. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

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MATERIAL DISPONIBILIZADO PELO PROFº LEANDRO. 
DIREITO COMERCIAL III - 7º SEMESTRE 


A função social da propriedade industrial

Publicado em 02/2014. Elaborado em 09/2013.
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·         ASSUNTOS:
·         DIREITO ECONÔMICO
·         DIREITO EMPRESARIAL
·         PROPRIEDADE INDUSTRIAL
·         PROPRIEDADE INTELECTUAL
Há de se impor limites ao titular do direito de exploração da propriedade industrial, para que esse mecanismo de restrição ao livre direito de concorrência não se transforme em proteção estatal ao abuso do direito de exploração exclusiva da propriedade.
Sumário: 1. INTRODUÇÃO 2. A PROTEÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 3. A TENTATIVA DE DEFINIR PROPRIEDADE 4. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 4.1. A Constitucionalização do Princípio 4.2. A Função Social como Conceito Jurídico Indeterminado 4.3. A Teoria da Propriedade Como Função Social 4.4. A Propriedade Industrial dos Bens de Produção Dotados de Função Social 4.5. As diferentes funções sociais expressas na Constituição Federal 6. CONCLUSÕES.


1. INTRODUÇÃO

Ao contrário dos animais, que dispõem apenas do que lhes é essencial para a sua própria sobrevivência, os homens têm a necessidade de se apropriar individualmente de outros bens considerados supérfluos, quer por motivos econômicos, seja por motivos de ordem política ou financeira. Defendido pelos jusnaturalistas como um direito inerente à própria condição humana, o direito de propriedade tem sofrido modificações decorrentes da evolução da sociedade e das regras jurídicas que condicionam seu comportamento.
Na sociedade contemporânea, onde o modelo de produção capitalista favorece, e até mesmo incentiva, essa acumulação de bens, a exata compreensão do direito de propriedade e de suas limitações revela a definição do tênue liame que separa o exercício dos direitos inerentes ao proprietário sobre o bem apropriado e a obrigatoriedade de que esse mesmo bem não tenha uma destinação egoística, em descompasso com o interesse coletivo.
Como uma das muitas espécies da propriedade, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) consagrou a propriedade industrial como um direito fundamental do indivíduo, conferindo-lhe inegável importância no direito brasileiro. Entretanto, na mesma redação do art. 5º, inciso XXIX da CRFB percebe-se claramente que essa proteção diferenciada conferida aos inventos industriais e aos nomes e sinais distintivos do empresário, tem como objetivo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
No mesmo texto constitucional, desta feita no capítulo que trata dos princípios gerais da atividade econômica, há clara reiteração à consagração do direito à propriedade privada, o que dá à propriedade industrial, uma das espécies daquela, a dúplice importância de direito fundamental e de princípio geral da atividade econômica.
Ao erigir esse direito ao status de norma constitucional, o constituinte brasileiro seguiu a mesma ideologia adotada por quase todos os países capitalistas em suas constituições, partindo da premissa de que a proteção aos bens da propriedade industrial se afigura em importante mecanismo de fomento ao progresso econômico e social do País, uma vez que somente se alcança o investimento necessário à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias mediante o estímulo representado pela concessão de privilégios temporários de utilização exclusiva do bem havido de seus esforços intelectivos, indispensáveis à sua exploração econômica sem concorrência, de forma a recompensar financeiramente tais esforços.
Em que pese não existir grandes controvérsias quanto aos benefícios experimentados pela sociedade com os avanços da ciência, já que estes progressos são responsáveis pela melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, os privilégios da exploração exclusiva destes bens da propriedade industrial, mesmo que temporários, muitas vezes favorecem o abuso do poder econômico por grandes grupos empresariais.
Visando coibir os abusos praticados na exploração desses privilégios temporários, a norma constitucional exige-lhes certa função social, igualmente consagrada na CRFB como princípio geral da atividade econômica.
A compreensão desse delicado equilíbrio entre o direito ao privilégio temporário de exploração exclusiva do bem da propriedade industrial e a destinação social que lhe foi destinada constitucionalmente é o objetivo pretendido neste trabalho.
Num primeiro momento, tratar-se-á da propriedade como instituto jurídico, desde a sua concepção clássica até a sua abordagem atual conforme a Constituição, donde se percebe não constituir-se mais apenas num plexo de direitos, mas, também, em um conjunto de deveres que procura direcionar-lhe a uma finalidade coletiva.

TEXTOS RELACIONADOS

Após, se buscará alcançar o sentido mais exato de função social da propriedade industrial, tendo em vista que a criação deste limitador constitucional ao direito de propriedade como um conceito jurídico indeterminado deu ao intérprete da norma a discricionariedade de completar-lhe o sentido e o conteúdo.


2. A PROTEÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE COMO GARANTIA FUNDAMENTAL

A constatação de que o constituinte originário deu à proteção aos direitos industriais o status de direito fundamental causa certa espécie em razão de sua atipicidade como regra integrante do núcleo de proteção da dignidade da pessoa humana.
Os direitos fundamentais do homem, expressão utilizada por José Afonso da Silva para definir com maior exatidão os princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico[1], devem referir-se às situações jurídicas indispensáveis à realização, à convivência ou à sobrevivência da pessoa humana. Assim, o ponto característico que serviria para definir um direito fundamental seria a intenção de explicitar o princípio da dignidade da pessoa humana[2].
Contra esse raciocínio de que os direitos fundamentais seriam somente aqueles através dos quais se consagraria o princípio da dignidade da pessoa humana, é importante conhecer a crítica de Canotilho, segundo a qual esse raciocínio retira do catálogo material dos direitos todos aqueles que não pressuponham a ideia princípio da dignidade da pessoa humana[3].
Parece-nos, entretanto, que a observação crítica do renomado constitucionalista português reflete com exatidão o verdadeiro sentido que se busca dar ao núcleo fundamental das regras que consagram a dignidade do homem. Segundo observação criteriosa de Pietro de Sanchis, “historicamente, os direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e a participação política e, por conseguinte, somente estaremos em presença de um direito fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou instituição serve a algum desses valores.”[4]
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, mesmo sem se aprofundar nessa discussão, chega a afirmar que “os direitos fundamentais referentes à propriedade estão num plano intermediário entre os que concernem à liberdade e os que dizem respeito à segurança, já que ela ao mesmo tempo toca a uma e outra” [5]. Segundo o constitucionalista, os direitos à propriedade são instrumentos da liberdade e garantia de segurança, tendo em vista que possibilita ao indivíduo realizar o que quer, além de resguardá-lo contra a necessidade e a incerteza do amanhã.[6]
Não obstante a classificação dada à proteção dos direitos à propriedade industrial, o mesmo doutrinador reconhece a sua importância para a estrutura econômica sobre a qual se ergue a nossa Constituição, afirmando, finalmente, ser um “indiscutível exagero, porém, incluí-los no rol dos direitos fundamentais.”[7]
É possível afirmar que uma das prováveis causas para que a proteção à propriedade industrial tenha sido tratada na CRFB como direito fundamental do indivíduo tenha sido a influência da ideia absolutista de propriedade consagrada ao longo do tempo, inspirada na visão jusnaturalista que entende ser a propriedade um direito divino, historicamente anterior ao homem, inerente à sua própria condição humana.
Segundo essa concepção individualista da propriedade, que realça a natureza egoística do homem e a sua tendência materialista, um dos meios de afirmação de seu poder e de seu prestígio na vida em sociedade era a acumulação de bens, o que lhe permitia alcançar riqueza pela detenção de maiores e mais numerosos meios de produção. Nasciam, ali, as raízes históricas e os fundamentos do abuso de poder econômico.
 Sobre a evolução da compreensão de propriedade e sua inter-relação com o conceito de riqueza e com as estruturas de prestígio e de poder ao longo do tempo, é importante conhecer a digressão histórica feita por Gladston Mamede:
Mais do que isso, essa relação entre a terra e a riqueza reflete-se na própria estrutura política da sociedade ao longo do tempo, intimamente ligada à propriedade ou posse da terra; são exemplos o clero (χ??ρ?σ, ou seja, kleros) grego, lotes de terras entregues aos cidadãos, como em Esparta, onde a sua exploração por escravos e servos garante a sobrevivência do espartíata, ou seja, do cidadão guerreiro, ocupado com seu treinamento. A mesma estrutura que antes se verificara entre os babilônios e, depois, entre os hititas e assírios. Em Roma, temos o ager; na Idade Média, o feudo. No Brasil, temos as sesmarias e, depois, os engenhos e as fazendas, definindo o domínio econômico e político, identificado com a cana-de-açúcar, o café, a borracha, o gado etc. Somem-se, querendo, as minas.[8]
Não se pode negar, também, que a visão absolutista da propriedade, e que lhe elevou à categoria de direito fundamental do indivíduo, sofreu influência marcante do Código Civil francês, fruto da positivação dos valores burgueses que inauguraram o capitalismo e o liberalismo econômico, tratando a propriedade como um direito absoluto e perpétuo de usar, de gozar e de dispor da coisa.
A propriedade, segundo a ideologia dos Estados liberais, era vista como uma forma de proteger o indivíduo e sua família contra as necessidades materiais, o que inegavelmente lhe emprestava a importante função de meio de subsistência e de promoção da dignidade da pessoa humana. No entanto, contemporaneamente, a propriedade deixou de ser o único, ou o mais eficiente, meio de garantir a subsistência do indivíduo e de sua família, tendo surgido, em seu lugar, outros valores e outras garantias que tornam a garantia de subsistência mais efetiva, a exemplo da garantia de um emprego e de um salário justo, além das prestações sociais devidas ou garantidas pelo Estado, como a educação, a formação profissional, a saúde, a habitação e o lazer.[9]
Percebe-se, então, que as razões que levaram o legislador a adjetivar a proteção à propriedade industrial como direito fundamental do indivíduo não mais subsistem, ou melhor, sequer subsistiam à época da elaboração do texto constitucional vigente, uma vez que já naquela fase histórica, as mudanças experimentadas pela sociedade brasileira já indicavam a superação do conceito de propriedade como paradigma de garantia do sustento próprio e familiar do indivíduo.
Na Itália, desde 1º de janeiro de 1948, quando passou a vigorar a atual Constituição, as disposições relativas à propriedade foram deslocadas do núcleo dos direitos fundamentais. Abandonou-se, naquele País, a concepção jusnaturalista do direito de propriedade como expressão do direito de personalidade, passando a ser tratado, então, como fato econômico[10].
Não obstante a observação crítica de que não faz muito sentido dar à proteção à propriedade industrial o tratamento de direito fundamental, o fato é que, na forma como foi positivada na CRFB, a garantia de proteção à propriedade industrial se deu como norma constitucional de eficácia limitada, uma vez que depende de legislação infraconstitucional ulterior. Hoje, a norma que garante esse direito fundamental é a Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.


3. A TENTATIVA DE DEFINIR PROPRIEDADE

Não há uma previsão legal que defina precisamente o instituto jurídico da propriedade, sendo esta comumente explicada por uma intuição decorrente da compreensão de seus principais atributos: o direito de usar, de gozar e de dispor da coisa. Entretanto, a propriedade não pode ser explicada simplesmente segundo as faculdades inerentes ao titular desse direito real.
Por se tratar de matéria típica do Direito Civil, portanto anterior à própria ideia de constituição, convencionou-se, de forma equivocada, a interpretar a Constituição Federal segundo o Código Civil, o que se afigura numa clara e absurda inversão da hierarquia das normas consagrada na “teoria dos degraus” de Hans Kelsen. Por mais que pareça óbvio, é importante ressaltar que a única forma interpretativa correta do direito de propriedade é “segundo a Constituição”, o que revela a indeterminação do conceito de propriedade no direito brasileiro.
Diante do silêncio da norma em conceituar objetivamente o termo “propriedade”, essa tarefa foi incumbida à doutrina que, de uma forma simples entende que se trata do conjunto de todas as coisas e direitos que constituem o patrimônio de alguém. Em apertada síntese, a propriedade tanto pode significar a relação jurídica entre a pessoa e a coisa certa e determinada submetida ao seu poder de forma exclusiva e direta, quanto a própria coisa que é objeto desse direito real por excelência.
Adverte Eros Roberto Grau que a propriedade “não constitui um instituto jurídico, porém um conjunto de institutos jurídicos relacionados a distintos tipos de bens.”[11] Assim, não se de deve falar em propriedade como espécie, mas como gênero do qual derivam várias espécies, a exemplo da propriedade de valores mobiliários, da propriedade literária e artística, da propriedade industrial e da propriedade do solo.
Neste contexto, também se afigura necessária para a compreensão e aprofundamento do tema em discussão a distinção entre propriedade de bens de consumo e propriedade de bens de produção. É que as legislações econômicas de estados modernos consideram a disciplina do direito de propriedade como elemento que se insere no processo produtivo, onde concorrem junto aos interesses do proprietário vários outros. Quanto aos bens de consumo, o ciclo da propriedade se esgota na sua própria fruição, enquanto no que tange aos bens de produção, em face de sua característica dinâmica[12], exatamente porque há a convergência de interesses diversos e muitas vezes antagônicos, é que se pode falar em realização da função social da propriedade.
Não somente isso; as diversas propriedades também devem ser distinguidas entre aquelas dotadas de função individual e aquelas dotadas de função social.[13] A primeira encontra sua justificação na segurança, na garantia que tem todo indivíduo de prover a subsistência e a de sua família; por sua vez, a propriedade dotada de função social tem sua justificação pela sua finalidade, pelos seus serviços.
Observa-se, nesta abordagem, que a caracterização da função social da propriedade dos bens de produção, materiais ou imateriais, não pode ser dissociada da compreensão de aspectos circunstanciais de natureza e de ordem econômica.
Existem diversas teorias que buscam definir e justificar a propriedade, sendo as mais comuns aquelas que se prendem a argumentos filosóficos ou políticos. No entanto, uma das tentativas mais eficientes de definição do direito de propriedade, bastante utilizada na doutrina jurídica estadunidense, segundo Wolfgan Kasper[14], justifica a existência desse direito no argumento econômico da “escassez de recursos” e na forma mais eficiente de alocação desses recursos: é a Tragedy of Commons, teoria apresentada pela primeira vez em 1968 na revista Science como um problema de natureza ambiental.
Para melhor compreensão do problema, é preciso entender que a expressão commons, utilizada na concepção da teoria, faz referência às pastagens de uso comum que existiam na Inglaterra.
A Tragedy of Commons, ou “Tragédia dos Baldios”, explica que para cabeça de gado excedente que pastar num terreno baldio, os benefícios desta sobre-pastagem vão, na sua totalidade, para o dono do animal (internalização dos benefícios), sendo que os custos deste esforço adicional imposto à pastagem são partilhados por todos os outros criadores que também se utilizam daquele terreno baldio (exteriorização dos custos), uma vez que o alimento do pasto consumido em excesso não poderá alimentar os animais dos outros donos de animais.
Seguindo a dinâmica natural destes fatos, caso não houvesse qualquer gestão deste bem comum, o resultado natural seria a destruição do terreno baldio pela utilização excessiva do pasto comum, já que o adensamento de animais acima da capacidade de produção de alimentos daquela pastagem não permitiria a sua recomposição, levando-o ao seu perecimento.
Esse problema posto em teoria demonstra a necessidade de que seja delimitado o uso dos recursos comuns a todos como uma forma de garantir uma maior eficiência de distribuição, cultivo e produção. Por esta razão, seriam os direitos de propriedade necessários, já que teriam surgido exatamente para delimitar o uso desses recursos. No exemplo em discussão, havendo a delimitação de áreas entre os criadores de gado, haverá uma internalização dos benefícios individuais sem que haja a oneração dos terrenos destinados aos outros criadores.
Neste contexto, importante é ressaltar o papel desempenhado pelo Estado na regulação desse direito. Caso não existissem critérios objetivos de aquisição da propriedade, neste mesmo exemplo que se estuda, o critério de divisão dos terrenos baldios geralmente não seria justo, uma vez que beneficiaria o primeiro a tomar posse dessas terras, aquele que conseguisse impor sua propriedade à força, ou até mesmo aquele que argumentasse relações familiares com aquele imóvel.
Com a delimitação da propriedade e o respeito mínimo a esse direito, cada criador (neste exemplo definido como agente econômico) utilizar-se-ia da parte do terreno que lhe coube segundo suas habilidades, sendo que os mais eficientes acumulariam maiores recursos que poderiam ser utilizados na aquisição de mais recursos (mais terrenos) daqueles outros que não souberam explorar com eficiência sua propriedade.
Essa dinâmica seletiva resulta na circunstância de que os mais eficientes irão concentrar cada vez mais propriedades, tornando-se cada vez mais eficientes em virtude da acumulação de maiores meios de produção. Essa é a dinâmica de mercado numa sociedade capitalista como a brasileira.
Mas nem sempre esse critério de eficiência alocativa de recursos é suficiente para justificar de forma convincente o direito à propriedade. A Tragedy of Anti-Commons, ou, “Tragédia dos Anti-Baldios”, problema proposto por Michael Heller[15] em 1997, é o oposto desta situação, mostrando-nos que esse conceito de propriedade não pode ser absolutizado.
Neste outro exemplo econômico, diversos agentes econômicos que têm direitos de propriedade sobre um determinado bem o subutilizam, não explorando todos os recursos que são disponíveis. Neste caso, vê-se que o titular do direito de propriedade de uma pequena área não conseguiria alcançar uma maior eficiência em razão da concentração da maior parte da área nas mãos de outros agentes econômicos menos eficientes, o que implica num prejuízo coletivo pela perda de eficiência nos meios de produção. Essa ineficiência é causa determinante do decréscimo da riqueza, tendo sido ocasionada pela absolutização da propriedade.
Segundo essa teoria que deita raízes em argumentos de ordem econômica, o direito de propriedade é um mecanismo lógico de alocação de riquezas que tende a equilibrar os recursos entre duas tragédias (Tragedy of Commons e Tragedy of Anti-Commons), sendo o papel destinado ao direito o de estabelecer um conjunto de limitações de utilização de modo a permitir que, mediante a mais eficiente alocação de recursos, possa haver o progresso da humanidade por meio de uma organização social mais eficiente e produtiva.
Sob esse prisma econômico, a expressão “função social da propriedade” seria uma redundância, pois não há uma função social da propriedade, já que está já é, em si, uma função social, uma forma de alocação de recursos e de riquezas de forma a maximizar a eficiência de geração de riquezas e desenvolvimento humano.

4. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

4.1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO

A constitucionalização da função social da propriedade teve origem nas Constituições do México de 1917 e da Alemanha de 1919 (Constituição de Weimar). Segundo a Constituição Mexicana de 17, em seu artigo 27, “A Nação terá a todo o momento o direito de impor à propriedade privada padrões que ditam o interesse público (...)”[16]; por sua vez, a Constituição Alemã de 19 afirmava, no seu artigo 153, que “A propriedade obriga e o seu uso e exercício devem ao mesmo tempo representar uma função no interesse social”[17]. Como se observa, a função social da propriedade é disciplina que está intimamente ligada às Constituições do welfare state, que consagram o bem-estar social.
Tratada expressamente como norma constitucional pela primeira vez no Brasil com a Constituição Federal de 1946 (art. 141, § 16)[18], a função social da propriedade foi mantida em todas as Constituições subsequentes, até aperfeiçoar-se nos moldes atuais em que a CRFB de 1988 dispõe, como direito fundamental do indivíduo, o direito à propriedade, e, como dever, a obediência à sua função social[19].
Como se não fosse suficiente tratar a matéria do direito de propriedade como direito fundamental, o constituinte também a mencionou, no art. 170, inciso II, da CRFB, como princípio geral da atividade econômica, e, numa demonstração de que esse direito não é mais visto como absoluto, exclusivo e perpétuo, como compreendido desde a época do direito romano até o fim da idade média, dispôs, num primeiro momento como dever fundamental e depois como, também, princípio geral da atividade econômica, que essa propriedade deve cumprir certa “função social”.[20]
Verifica-se pela interpretação do texto constitucional que a ordem jurídica brasileira continua assegurando à pessoa o direito de apropriar-se de bens de diferentes espécies e naturezas jurídicas; entretanto, impõe ao proprietário uma limitação de uso desses bens que, muito mais do que representar uma obrigação negativa do indivíduo (a de se abster de uma utilização anti-social da propriedade), implica num verdadeiro dever (uma obrigação positiva) de destinar ao bem de sua propriedade uma finalidade social, que atenda ao interesse coletivo.
No entanto, há inegável dificuldade em encontrar uma definição de “função social” num contexto genérico e abstrato; o que parecer ser uma omissão do constituinte, já que apesar de sua enorme importância não há, em regra, qualquer definição do que venha a ser esse conceito, revela, na verdade, uma escolha proposital por um conceito jurídico vago e indeterminado, o que permite à administração certa discricionariedade em sua interpretação.

4.2. A FUNÇÃO SOCIAL COMO CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO

Segundo doutrina Eros Roberto Grau, “são indeterminados os conceitos cujos termos são ambíguos ou imprecisos – especialmente imprecisos – razão pela qual necessitam ser completados por quem os aplique”.[21]
Por sua vez, Andreas Joachim Krell[22] relata as raízes históricas da teoria ao afirmar que a Teoria dos Conceitos Jurídicos Indeterminados nasceu na Alemanha no final do século XIX, quando o jurista alemão Tezner contrapôs-se à teoria do austríaco Bernatzik.
Segundo este último, autor da Teoria da Multivalência, os conceitos abertos teriam que ser preenchidos pelos órgãos administrativos especializados sem que fosse possível ao Judiciário rever tais decisões. Entendia Bernatzik, criador da Teoria da Univocidade, que a aplicação do direito exigia certa margem de apreciação subjetiva de seu executor e, sendo a Administração uma “perita do interesse público”, caber-lhe-ia determinar, segundo suas próprias convicções, quais eram as medidas necessárias para a realização desse bem comum.
Contrário a esse perigoso subjetivismo na interpretação dos conceitos jurídicos vagos, Tezner defendia um controle objetivo de todos os conceitos normativos das leis que regiam as relações entre a Administração e os cidadãos, inclusive os conceitos vagos.
Essa discussão evoluiu para o entendimento de que os “conceitos jurídicos indeterminados” não mais eram considerados como uma expressão da discricionariedade, mas, conceitos plenamente sindicáveis pelo Judiciário mediante interpretação.[23]
O advento da criação da República Federal da Alemanha no período pós-guerra contribuiu substancialmente para uma ainda maior redução da discricionariedade dos órgãos administrativos na interpretação de tais conceitos vagos, uma vez que a experiência traumática do regime nazista reduziu a confiança dos cidadãos na Administração, tendo sido essa confiança paradoxalmente transferida para o Poder Judiciário daquela nação. Essa confluência de fatores serviu para que, à época, acreditassem os alemães na possibilidade de que as decisões administrativas pudessem ser decifradas pelos tribunais através dos modernos meios da hermenêutica, interpretação teleológica etc.[24]
Essa teoria predominou entre os juristas alemães até alcançar o seu ápice no final da década de 70 do século passado, quando se verificou naquele país um controle judicial quase total dos conceitos legais indeterminados[25]. Desde então, cresce na Alemanha a corrente doutrinária que critica esse controle judicial abrangente sobre tais conceitos vagos, chegando até mesmo a defender que, nesses casos em que o conceito jurídico é indeterminado, o legislador habilita a Administração a completar, no ato da aplicação, a hipótese normativa incompleta ou a concretizar uma norma aberta.
Em precisa definição, João Maurício Adeodato assevera que os conceitos jurídicos indeterminados “são opiniões mais ou menos indefinidas a que, ainda assim ou talvez justamente por isso, a maioria empresta sua adesão, ao mesmo tempo que preenche os inevitáveis pontos escuros e ambíguos com sua própria opinião pessoal (...)”.[26]
Não há, em linhas gerais, uma definição precisa de “função social”, e nem mesmo de “propriedade”, sendo estes alguns dos muitos conceitos jurídicos indeterminados encontrados na CRFB e em toda a legislação infraconstitucional e que, em razão de seu conteúdo vago e indeterminado, acabam por permitir ao aplicador da norma que faça a interpretação de seu conceito e defina a sua extensão, o que implica num exercício amplo de discricionariedade pela Administração pouco, ou quase nunca, sindicável pelo Judiciário brasileiro, já que há uma notável resistência de nossos tribunais em interferir no mérito da decisão administrativa.
Nestes casos, não raras são as vezes em que a interpretação do conceito jurídico indeterminado é questionada, sendo bastante comum que o Poder Judiciário se esquive da sindicância do ato administrativo sob o argumento de que essa interpretação faz parte da discricionariedade da Administração, argumentando, em regra, que “os critérios de conveniência e oportunidade não podem ser discutidos pelo Judiciário, que deve apenas se ater ao controle da legalidade do ato impugnado”.[27]
Certamente a crítica a essa liberdade da Administração em “preencher os vazios” da norma de conteúdo jurídico indeterminado contraria a corrente majoritária da doutrina que entende ser necessária essa discricionariedade; no entanto, numa democracia jovem e que apresenta sérios vícios em todas as suas estruturas de poder, como a brasileira, essa discricionariedade interpretativa leva à insegurança jurídica em razão da possibilidade de que haja uma análise subjetiva do caso concreto.
Discordâncias pontuais à parte, o certo é que a adoção da função social da propriedade como um conceito jurídico indeterminado foi proposital e plenamente justificável. Transferindo ao Judiciário o poder de interpretar o conceito, preenchendo o seu conteúdo, sintoma de uma nova racionalidade jurídica, pretendeu o legislador que esse conceito não fosse estático; ao contrário, a ideia é de um conceito que possa se transmudar em razão dos costumes e das diferentes épocas, não precisando, portanto, que nenhuma norma infraconstitucional venha definir precisamente o seu conteúdo.
E mais; levando-se em consideração que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, não dependendo de regulamentação por norma infraconstitucional[28], não se admite que o Poder Judiciário se esquive de interpretar o conteúdo dos conceitos jurídicos indeterminados, dando-lhes a exata extensão que a realidade social requer, sob o argumento de que há imprecisão no conceito. A lógica é exatamente a inversa, já que esse exercício de discricionariedade é necessário como instrumento de legitimação do direito à propriedade.

4.3. A TEORIA DA PROPRIEDADE COMO FUNÇÃO SOCIAL

Augusto Comte[29], ainda em 1850, já realçava a finalidade social que devia tocar, sobretudo, a propriedade dos bens de produção:
Em todo o estado normal da Humanidade, todo cidadão, qualquer que seja, constitui realmente um funcionário público, cujas atribuições, mais ou menos definidas, determinam ao mesmo tempo obrigações e pretensões. Este princípio universal deve, certamente, estender-se até a propriedade, na qual o Positivismo vê, sobretudo, uma indispensável função social destinada a formar e administrar os capitais com os quais cada geração prepara os trabalhos da seguinte. Sabiamente concebida, esta apreciação normal enobrece a sua possessão sem restringir a sua justa liberdade e até fazendo-a mais respeitável.
Assentadas as bases doutrinárias para a evolução do conceito de propriedade, somente a partir das lições de Léon Duguit, criador da expressão propriedade-função em substituição a direito subjetivo de propriedade, é que se elaborou uma arrojada tese da função social da propriedade. Segundo o renomado constitucionalista, “a propriedade é instituição jurídica que se formou para responder a uma necessidade econômica, como todas as instituições jurídicas, e ela evoluciona no mesmo ritmo das necessidades econômicas; e estas necessidades, transformando-se em necessidades sociais, transformam a propriedade em função social, considerando a interdependência cada vez mais estreita dos elementos sociais”.[30]
Segundo a sua teoria, flagrantemente fundada em argumentos sociológicos e econômicos, as necessidades econômicas e sociais satisfazem-se com a afetação dos bens de produção a uma finalidade produtiva, uma vez que, segundo o doutrinador, somente aqueles que detêm a riqueza podem aumentar a riqueza nacional. Sintetizando a essência de sua teoria afirmou[31]:
Está, pues, obligado socialmente a realizar esta tarea, y no será protegido socialmente más que si la cumple y en la medida que la cumpla. La propriedad no es, pues, El derecho subjetivo del proprietario; es la función social del tenedor de la riqueza.[32]
Tamanha a repercussão da doutrina de Léon Duguit nos debates jurídicos da época que, em 1917, a notável Constituição alemã, consagrou em seu texto a função social da propriedade com a expressão “a propriedade obriga”.

4.4. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL DOS BENS DE PRODUÇÃO DOTADOS DE FUNÇÃO SOCIAL

Como se pode observar pelas distinções doutrinárias necessárias à compreensão do direito de propriedade e da função social que lhe foi incumbida, os bens da propriedade industrial classificam-se como bens de produção dotados de uma função social, já que as patentes de invenção e de modelo de utilidade, além das marcas e do desenho industrial, interessam à ordem econômica, sendo incontestável fonte de riquezas e de desenvolvimento social, razão pela qual deles se espera o cumprimento da finalidade de atender ao interesse coletivo.
Essa constatação pode ser feita pela referência expressa que fez a parte final do inciso XXIX, do art. 5º da CRFB às finalidades de que sejam atendidos o “interesse social” e o “desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Trata-se, portanto, de um poder-dever em que ao titular desse direito de propriedade se impõe não apenas o a obrigação de abster-se de utilizar estes bens imateriais em prejuízo de outrem, mas o dever de exercê-lo em favor de outrem[33]. A função social deste tipo de propriedade impõe ao titular desse direito um comportamento positivo também de fazer, diferentemente do já superado entendimento de que a função social seria uma vertente do poder de polícia que impõe ao titular de um direito a obrigação de não-fazer.
Feitas estas distinções necessárias, afigura-se bastante razoável acolher a observação de Eros Roberto Grau[34] quanto à duplicidade de tratamento da função social da propriedade na Constituição Federal:
À propriedade dotada de função individual respeita o art. 5º, XXII do texto constitucional; de outra parte, a “propriedade que atenderá a sua função social”, a que fez alusão o inciso seguinte – XXIII – só pode ser aquela que exceda o padrão qualificador da propriedade como dotada de função individual. À propriedade-função social, que diretamente importa à ordem econômica - propriedade dos bens de produção – respeita o princípio inscrito no art. 170, III.
No mais, quanto à inclusão do princípio da garantia da propriedade privada dos bens de produção entre os princípios da ordem econômica, tem o condão de não apenas afetá-los pela função social – conúbio entre os incisos II e III do art. 170 – mas, além disso, de subordinar o exercício dessa propriedade aos ditames da justiça social e de transformar esse mesmo exercício em instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência digna.
A consagração da proteção à propriedade como princípio geral da atividade econômica teve como inspiração o ideal capitalista de preservação da propriedade privada dos bens de produção. Contudo, a sua destinação social, como poder-dever que se impõe ao proprietário, impele o titular desse direito que o exerça tendo em vista os ideais da justiça social e garantia de existência digna para todos.

4.5. AS DIFERENTES FUNÇÕES SOCIAIS EXPRESSAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A CRFB faz referências em seu texto a dois outros tipos de propriedades a quem são destinadas funções sociais expressamente definidas. São elas: a propriedade urbana e a propriedade rural. Ao contrário da função social incumbida à propriedade de bens de consumo dotados de função individual, tratada pelo constituinte no inciso XXIII, do art. 5º da CRFB, a função social da propriedade urbana é expressamente definida no §2º, do art. 182 do texto constitucional, como sendo o atendimento das “exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”
Percebe-se, assim, que o constituinte transferiu para o legislador ordinário a atribuição de definir quais as exigências do plano diretor de cada cidade, levando em consideração, consequentemente, as peculiaridades e as necessidades locais, sendo que o cumprimento da função social deste tipo de propriedade se dá com o atendimento destas exigências. A hipótese é de um uma função social de sentido diferido, já que depende da legislação infraconstitucional para definir o seu conteúdo e a sua extensão.
Por sua vez, a função social da propriedade rural encontra sua exata definição nos próprios termos da CRFB, já que seu art. 186 descreve os critérios de identificação do cumprimento de sua função social. São eles: o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e, finalmente, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Finalmente, a função social da propriedade dos bens de produção, dentre os quais se inserem os bens da propriedade industrial, encontra seus parâmetros, ainda que pouco delimitados, na parte final do inciso XXIX, do art. 5º da CRFB; diz-se, portanto, que os bens da propriedade industrial cumprem sua função social quando visam “o interesse social” e o “desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
Não há uma única função social da propriedade porque esta também não é única. Como se observa do texto constitucional, para cada espécie de propriedade, de acordo com sua natureza, o legislador prescreve exigências diferenciadas para o cumprimento de sua função social. Em alguns casos, como o da propriedade urbana e da propriedade rural, o constituinte preferiu definir no próprio texto da CRFB a função social que se lhe impõe. Em outros casos, como na propriedade de bens de consumo dotados de função individual, o legislador restringe-se, apenas, a fazer uso de um conceito jurídico indeterminado amplo, transferindo à Administração a discricionariedade para que complete seu conteúdo.
Já a função social da propriedade industrial, ao que nos parece, recebeu do constituinte um tratamento intermediário. Condicionando o cumprimento de sua função social ao atendimento do interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, o constituinte aproveitou-se de conceitos jurídicos também indeterminados, mas de menor grau de abstração e de conteúdo vinculado às suas prescrições, para conferir à Administração a discricionariedade de, através de seu órgão técnico-administrativo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), definir se aqueles bens de natureza móvel[35] cumprem a finalidade que deles de espera.
Esse mesmo entendimento é defendido por Gustavo Binenbojm em interessante abordagem acerca do direito à proteção das patentes como direito fundamental:
Como se vê, o legislador não dispõe de total liberdade na definição dos contornos do direito à propriedade intelectual, senão que está jungido às finalidades pré-estabelecidas pelo constituinte originário que devem nortear o regime jurídico desse direito. Tais finalidades são, como visto, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.[36]
É o caso da exigência contida na Lei n.º 9.279/96, em que se deverá observar na análise do pedido procedida pelo INPI, nos casos de patente, se estão caracterizados, como requisitos necessários à patenteabilidade de um invento ou de um modelo de utilidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial[37]. Trata-se de exigência técnica destinada a saber se aquele invento ou modelo de utilidade efetivamente se constitui num verdadeiro progresso científico-tecnológico para o País, como, também, se esse avanço se opera em benefício do interesse comum. Fora destes casos, não se deve conceder o privilégio temporário de exploração exclusiva conferido pela patente.
Mesmos que já tenha sido deferido em favor do indivíduo a propriedade de bens da propriedade industrial, uma patente por exemplo, a Lei n.º 9.279/96 define as hipóteses em que, exercidos egoísticamente os direitos que a propriedade industrial confere ao seu titular, de forma a não atender ao interesse coletivo, poderá haver o licenciamento compulsório das patentes de invenção e de modelo de utilidade[38].

6. CONCLUSÕES

O novo conceito de propriedade, concebido a partir das transformações sociais ocorridas no último século, principalmente caracterizada pela transição do Estado liberal e sua superada doutrina da propriedade como meio de afirmação do poder e da riqueza do indivíduo e de instrumento de consagração de sua liberdade, para o Estado social e sua visão do direito de propriedade condicionado ao atendimento do interesse social, fez com que o instituto da propriedade industrial passasse a ser interpretado em harmonia com o novo paradigma constitucional da função social da propriedade.
Ao lado do legítimo interesse que tem o Estado de conferir ao titular do bem da propriedade industrial privilégio temporário para a exploração com exclusividade do objeto havido de seu intelecto criativo, uma vez que dos avanços tecnológicos aproveita-se toda a sociedade, há de se impor ao titular desses direitos limites para que esse mecanismo de restrição ao livre direito de concorrência não se transforme em proteção estatal ao abuso do direito de exploração exclusiva da propriedade.
Neste sentido, o constituinte vinculou a proteção do direito da propriedade industrial ao atendimento de condições pré-estabelecidas na norma fundamental como caracterizadoras da função social deste tipo de propriedade, o atendimento do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Apesar de tratar a matéria como direito fundamental, o que nos parece um resquício da visão absolutista da propriedade consagrada nos ideais revolucionários franceses do final do século XVIII, o constituinte deu-lhe, também, o tratamento de princípio geral da atividade econômica, o que, no caso dos bens da propriedade industrial, representa a sua verdadeira natureza e destinação, o de bens de produção dotados de uma finalidade social.
Ao constatar-se que o texto constitucional diferencia as diversas propriedades e, consequentemente, as também diversas funções sociais que lhes são impostam, há de se observar que a nítida intenção do constituinte foi a de valer-se dos conceitos jurídicos indeterminados “interesse social” e “desenvolvimento tecnológico” para condicionar a discricionariedade da administração na aferição do atendimento a essas exigências.
A função social da propriedade industrial seria, portanto, a finalidade imposta pela norma constitucional de que estes bens imateriais sejam destinados ao atendimento dos interesses coletivos nela descritos, sendo que, ao titular destes direitos que os exerce de forma abusiva, devem ser impostas as penalidade descritas na norma infraconstitucional, a exemplo do licenciamento compulsório de patentes.


7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADEODATO, João Maurício. A Discricionariedade Administrativa. Boletim Jurídico. Edição n.º 211. Disponível em: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1674. Acesso em: 24.08.2008.
BARRAL, Welber. Metodologia da pesquisa jurídica. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003.
BINENBOJM, Gustavo e GAMA JÚNIOR, Lauro. O Direito à Proteção Patentária como Direito Fundamental: Interpretações Sistemática, Teleológica, Constitucional e Internacional. Direito Federal – Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Campinas, n.º 23, p. 158. 1º semestre, 2005.
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______. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 20.08.2008
______. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança n.º 19590. Recorrente: Gilberto Pinto Fontoura. Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro Félix Fischer. Brasília, 02 de fevereiro de 2006. Disponível em: http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200500241465&pv=000000000000. Acesso em: 20.08.2008.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 31ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005.
KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental. O Controle dos Conceitos Jurídicos Indeterminados e a Competência dos Órgãos Ambientais: um Estudo Comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 2007
MATIAS, João Luis Nogueira. Repensando o Direito de Propriedade. CONPEDI. Disponível em: http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf. Acesso em: 24.08.2008.
MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.
MÉXICO. Constitución Federal de 1917. Disponível em: http://pdba.georgetown.edu/constitutions/mexico/mexico1917.html. Acesso em: 20.08.2008
MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 1999.
SANTIAGO, Alex Fernandes. A Função Social da Propriedade e a Reserva Legal. Disponível em: www.ammp.org.br/artigos/alexsantiago.doc. Acesso em: 20.08.2008.
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 3ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.


NOTAS

[1] SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 3ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 56
[2] ANDRADE, Vieira apud MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 236
[3] CANOTILHO, J. J. Gomes apud op. cit., p. 236
[4] SANCHIS, Pietro apud MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 237
[5] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 31ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 305
[6] op. cit.
[7] op. cit., p. 310
[8] MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. 2ª ed.. São Paulo: Atlas, 2007, p.228.
[9] COMPARATO, Fábio Konder apud GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 234 e 235.
[10] MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34.
[11] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 225
[12] op. cit., p. 237
[13] op. cit., p. 238
[14] apud MATIAS, João Luis Nogueira. Repensando o Direito de Propriedade. CONPEDI. Disponível em: http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf. Acesso em: 24.08.2008.
[15] apud MATIAS, João Luis Nogueira. Repensando o Direito de Propriedade. CONPEDI. Disponível em: http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/reconst_da_dogmatica_joao_luis_matias_e_afonso_rocha.pdf. Acesso em: 24.08.2008
[16] MÉXICO. Constitución Federal de 1917. Disponível em: http://pdba.georgetown.edu/constitutions/mexico/mexico1917.html. Acesso em : 20.08.2008.
[17] apud MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 1999.
[18] BRASIL. Constituição Federal de 1946. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm. Acesso em 20.08.2008.
[19] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...)
[20] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) II - propriedade privada; III - função social da propriedade; (...)
[21] GRAU, Eros Roberto apud SANTIAGO, Alex Fernandes. A Função Social da Propriedade e a Reserva Legal. Disponível em: www.ammp.org.br/artigos/alexsantiago.doc. Acesso em: 20.08.2008.
[22] KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental. O Controle dos Conceitos Jurídicos Indeterminados e a Competência dos Órgãos Ambientais: um Estudo Comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 29.
[23]op. cit., p. 32.
[24] KRELL, Andreas J. Discricionariedade Administrativa e Proteção Ambiental. O Controle dos Conceitos Jurídicos Indeterminados e a Competência dos Órgãos Ambientais: um Estudo Comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 31
[25] op. cit., p. 31.
[26] ADEODATO, João Maurício. A Discricionariedade Administrativa. Boletim Jurídico. Edição n.º 211. Disponível em: http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1674. Acesso em: 24.08.2008.
[27] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança n.º 19590. Recorrente: Gilberto Pinto Fontoura. Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro Félix Fischer. Brasília, 02 de fevereiro de 2006. Disponível em: http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200500241465&pv=000000000000. Acesso em: 20.08.2008.
[28] BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. . Brasília: Senado Federal, 1988, art. 5º, § 1º.
[29] apud MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 93
[30] apud MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 95
[31] op. cit.
[32] Por isso, é socialmente obrigado a executar esta tarefa, e que não será socialmente protegido apenas no caso de o cumprir, e na medida em que satisfaz. A propriedade não é, portanto, o direito subjetivo do proprietário, é a função social do titular da riqueza.
[33] GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ª ed. ver. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 244
[34] ibidem, p. 247
[35] Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.
[36] BINENBOJM, Gustavo e GAMA JÚNIOR, Lauro. O Direito à Proteção Patentária como Direito Fundamental: Interpretações Sistemática, Teleológica, Constitucional e Internacional. Direito Federal – Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Campinas, n.º 23, p. 158. 1º semestre, 2005.
[37] Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[38] Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
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Autor

·         Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão

Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão

advogado em Maceió (AL), professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Informações sobre o texto

Como citar este texto (NBR 6023:2002 ABNT):

FALCÃO, Fernando Antônio Jambo Muniz. A função social da propriedade industrial. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3875, 9 fev. 2014. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/26659>. Acesso em: 10 fev. 2014.



APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGENS DE BALAS, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE REGISTRO DAS MARCAS JUNTO AO INPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Inexistindo registro da marca em nome da autora, não há falar em exclusividade do seu uso, consoante dispõe o artigo 129, da Lei n. 9279/1996, mostrando-se adequada a sentença que extinguiu o feito em virtude da ausência de interesse processual.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Apelação Cível

Nona Câmara Cível
Nº 70030954531

Comarca de Arroio do Meio
PECCIN S.A.

APELANTE
WALLERIUS S.A. DOCES E ALIMENTOS

APELADO
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação.
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento, além do signatário, as eminentes Senhoras Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira (Presidente e Revisora) e Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi.
Porto Alegre, 08 de julho de 2010.


DES. MÁRIO CRESPO BRUM,
Relator.

RELATÓRIO
Des. Mário Crespo Brum (RELATOR)
Trata-se de apelação cível manejada pela Peccin S/A em face de sentença que julgou extinta, na forma do artigo 267, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual, a ação ordinária ajuizada contra Wallerius S/A Doces e Alimentos, em que a demandante postulava a condenação da requerida à abstenção de uso de embalagens de balas similares àquelas que a autora normalmente utiliza, e à reparação de danos materiais e morais decorrentes da conduta irregular da parte adversa.
O julgador a quo extinguiu o feito (fls. 173-174), reconhecendo a ausência de interesse processual, pois apesar de ter encaminhado a documentação necessária o registro das marcas de embalagem junto ao INPI, a autora ainda não obteve o seu registro, inexistindo decisão definitiva daquele órgão a respeito do pedido então formulado. Foi condenada a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Apelou a demandante (fls. 176-181), defendendo a existência de interesse processual, mostrando-se possível a proteção da marca a partir do pedido de registro, ainda que ainda não tenha sido deferido, em caráter definitivo, o seu registro. Citou jurisprudência que entende amparar suas pretensões e pediu o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 186-195).
Em sessão de julgamento realizada em 20.08.2009, a 17ª Câmara Cível desta Corte declinou da competência para uma das Câmaras integrantes dos 3º ou 5º Grupos Cíveis (acórdão às fls. 198-199,verso).
Vieram-me os autos por redistribuição (fl. 201,verso).
É o relatório.
VOTOS
Des. Mário Crespo Brum (RELATOR)
Eminentes colegas.
A pretensão deduzida no presente feito diz com a vedação de uso, pela requerida, de marca supostamente registrada pela demandante junto ao INPI, e com a reparação dos danos materiais e morais decorrentes de tal conduta.
Não merece acolhimento a inconformidade, caracterizando-se a ausência de interesse processual, visto não ter sido comprovado o efetivo registro das marcas ora discutidas junto ao INPI.
Assim dispõe o artigo 129, da Lei n. 9279/1996:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Na hipótese sob comento, no entanto, a empresa autora não demonstrou a efetiva expedição do registro da marca pelo INPI em seu nome, não se mostrando suficiente para a proteção o mero pedido de registro junto àquele órgão público.
Desta forma, não há falar em direito à proteção das marcas Morango do Amor e Maçã Verde do Amor, conforme pretendido pela autora-apelante.
Neste sentido, cito os precedentes desta Corte:
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REGISTRO NO INPI. OBRIGATORIEDADE. 1. A utilização do uso exclusivo de marca pressupõe que ela esteja registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (Inteligência do art. 129 da Lei nº 9.279/96), caso contrário, não há falar em exclusividade. (...) Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70030174833, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 14/10/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM OBSTANDO A AGRAVANTE DE COMERCIALIZAR E EXPOR À VENDA SEUS PRODUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. MERO PEDIDO DE DEPÓSITO, DESPROVIDO DE EFETIVO REGISTRO. INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE JÁ COMERCIALIZAVA SEUS PRODUTOS ANTES DA DATA DO DEPÓSITO NO INPI. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. I. Para a concessão de tutela inibitória de urgência, com base na proteção de propriedade industrial, concernente na proibição de uma concorrente sua seja proibida de comercializar os seus produtos, é necessário a prova de que o requerente é detentor de registro do desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ¿ INPI. Não basta para tanto o mero depósito do pedido de registro, ao menos para fins de medida antecipatória de tutela. Inteligência do art. 109, caput, da Lei nº 9.279/96. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70029477429, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2009)

Do exposto, voto para negar provimento à apelação.


Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira (PRESIDENTE E REVISORA) - De acordo com o(a) Relator(a).
Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 70030954531, Comarca de Arroio do Meio: "NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME ."


Julgador(a) de 1º Grau: JOAO REGERT

__________________________________________________________________________________________________________________


Propriedade industrial. Marca de alto renome. Proteção exclusiva.
Agravo Regimental no Recurso Especial nº 954.378-MG
STJ - 4ª Turma
Rel. Min. João Otávio de Noronha
Data do julgamento: 14/4/2011
Votação: unânime
Processual Civil e propriedade industrial - Agravo regimental em recurso especial - Marca registrada - Alto renome - Proteção especial - Art. 125 da Lei nº 9.279/1996 - Exceção ao princípio da especialidade - Recurso provido.
1 - Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem. 2 - É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade. 3 - Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.


__________________________________________________________________________________________________________________


Fabricante do Sorine não consegue impedir concorrência de marca parecida
A empresa Pharmascience Laboratórios Ltda. poderá continuar produzindo e vendendo o descongestionante nasal Sorinan. A marca vinha sendo contestada pela Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, que produz o Sorine, mas a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o uso do nome Sorinan não ofende a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996).

A Aché ingressou na Justiça de Minas Gerais com ação em que pedia que a outra empresa fosse proibida de vender o medicamento Sorinan e ainda lhe pagasse indenização por prejuízos materiais e morais. Segundo a autora, a adoção de nome parecido caracterizaria concorrência desleal por parte da Pharmascience, que estaria se aproveitando do sucesso do Sorine – marca registrada previamente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – e causando confusão entre os consumidores.

De fato, o registro do Sorinan no INPI só veio a ser concedido durante o curso do processo judicial. Ainda assim, o juiz da 1ª Vara Cível de Betim negou os pedidos formulados pela Aché, decisão confirmada depois pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para a corte estadual, “a similitude das marcas de produto farmacêutico em razão da utilização de radical indicativo do princípio ativo do medicamento não configura concorrência desleal”.

Ao analisar recurso da Aché no STJ, a ministra Nancy Andrighi concordou com o entendimento do tribunal mineiro, observando que o radical “sor”, presente nas duas marcas, é uma referência ao princípio ativo do medicamento (cloreto de sódio). Segundo ela, esse radical “guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como soro”.

“Na indústria farmacêutica”, acrescentou a ministra, “a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definem o princípio ativo do remédio, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano em que terá atuação, é situação habitual”. Como exemplo, ela citou os radicais “amoxi”, “flox”, “rino” e “card”, presentes em grande número de rótulos encontrados nas farmácias.

Nancy Andrighi afirmou que não se deve tratar com excessivo rigor a questão de marcas parecidas no mercado de medicamentos. Afinal, disse, o consumidor está acostumado a essas situações e cria vínculos “com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço”. Na opinião da ministra, após a criação dos medicamentos genéricos ficou ainda mais visível a preocupação do consumidor com esses dois fatores extramarca: de um lado, o preço menor; de outro, a tradição do laboratório produtor.

A relatora assinalou que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, não permite que se registre como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

Segundo a ministra Nancy Andrighi, “admitir a exclusividade no uso do radical evocativo ‘sor’, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo para utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Ela ressaltou que o registro de marcas tem o objetivo de evitar a usurpação e também de proteger o consumidor contra confusões sobre a origem do produto, mas disse que a lei, “para além da repressão à concorrência desleal, objetiva tutelar a livre concorrência”.


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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

É considerada pela lei brasileira como indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.
Indicação de procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma localidade de seu território, que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço.
Denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
OBJETIVO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A indicação geográfica confere ao produto ou ao serviço uma identidade própria, visto que o nome geográfico utilizado junto ao produto ou ao serviço estabelece uma ligação entre as suas características e a sua origem. Conseqüentemente, cria um fator diferenciador entre aquele produto ou serviço e os demais disponíveis no mercado, tornando-o mais atraente e confiável.
Uma vez reconhecida, a indicação geográfica só poderá ser utilizada pelos membros daquela localidade que produzem ou prestam serviço de maneira homogênea.
QUEM PODE REQUERER O RECONHECIMENTO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Podem requerer o reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território. Nesse caso, essa pessoa jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico.

O pedido de reconhecimento de indicação geográfica deverá ser requerido em formulário próprio, onde deverão ser discriminadas, dentre outras, informações acerca do nome da área geográfica e sua delimitação, descrição do produto ou serviço, assim como deverá ser acompanhado do comprovante do recolhimento da retribuição devida, da procuração, e das respectivas etiquetas, no caso de apresentação figurativa ou mista.
O pedido deverá conter, ainda, elementos que comprovem ter a localidade se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou como centro de prestação do serviço, e elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica objeto do pedido e efetivamente exercendo as atividades de produção ou prestação de serviços.
No caso de reconhecimento do nome geográfico como denominação de origem, o pedido deverá conter, além dos elementos anteriormente citados, as características e qualidades físicas do produto ou do serviço que se devam EXCLUSIVA ou ESSENCIALMENTE ao meio geográfico; e a descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço que devem ser locais, leais e constantes. 


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Marca - Utilização em nome comercial - Impossibilidade - Direito de exclusividade - Princípio da Especialidade - Serviços médico-hospitalares - Ao dispor a Lei nº 9.279/1996, em seu art. 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, torna-se claro que somente a partir daí é que fica assegurado ao titular da marca nominativa a exclusividade de seu uso em todo o território nacional. O que determina a possibilidade de utilização exclusiva da marca é, justamente, a anterioridade de seu registro. Apenas o titular de um registro de marca é quem detém, em relação à mesma, o direito de propriedade e uso exclusivo (arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996, e 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal). Improvimento do Recurso (TJRJ - 1ª Câm. Cível; ACi nº 2007.001.59740-RJ; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; j. 4/3/2008; v.u.).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Cível nº 59.740/2007, em que é apelante C. Ltda. e apelado J.N.M.
Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator.
Custas pelo apelante.
Relatório às fls. 295-296.
VOTO
Não viceja, em primeiro exame, a preliminar, aqui renovada, relativa à prescrição extintiva.
Com efeito, visando o autor à condenação da ré a se abster do uso, em seu nome comercial, de marca sobre a qual detém a propriedade, o exercício do direito de ação não se sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 178, § 10, inciso IX, do Código Civil/1916, o qual se refere apenas à ofensa ou ao dano causados ao Direito de Propriedade.
De fato, e como bem sinaliza a D. julgadora de 1º Grau, por se cuidar de Tutela Inibitória objetivando impedir a utilização de marca, o prazo prescricional só se inicia quando a utililização indevida se torna conhecida pelo titular da marca (fls. 223-224).
Por conseguinte, e como assim também assinalado, “a pretensão do autor de impedir que o réu se utilizasse de termo que compõe a marca registrada por aquele somente surgiu com aquela decisão, de modo que as normas sobre prescrição e a contagem do prazo têm como parâmetro a data da publicação da decisão de antecipação da tutela, ou seja, 27/4/2007 (fls. 43)”, quando vigente a regra prevista no art. 205 do Código Civil/2002 (fls. 224).
Quanto ao mérito, não obstante a crítica materializada nas razões de recurso, verifica-se que, ao revés do que é afirmado, a decisão monocrática deu correta solução à lide, não merecendo, pois, qualquer reparo.
De pronto, convém remarcar que o nome comercial não se confunde com a marca, já que apenas a segunda é dotada de exclusividade.
Ora, ao dispor a Lei nº 9.279/1996, em seu art. 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, torna-se claro que somente a partir daí é que fica assegurada ao titular da marca nominativa a exclusividade de seu uso em todo o território nacional.
Logo, o que determina a possibilidade de utilização exclusiva da marca é, justamente, a anterioridade de seu registro.
E o apelado, como bem se vê, foi quem registrou em primeiro lugar a marca nominativa “...”, com o indicativo de serviços médicos e auxiliares (fls. 19/33), o que lhe confere, com exclusividade, o seu uso, em todo o território nacional.
Daí, e em razão da anterioridade do registro, não estar a apelante autorizada à utilização da referida marca, sobre a qual não detém a propriedade em seu nome comercial ou nome fantasia.
Apenas o titular de um registro de marca é quem detém, em relação à mesma, o Direito de Propriedade e uso exclusivo (arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996, e 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal).
A sociedade ré, ainda na linha conclusiva da r. sentença guerreada, presta serviços no mesmo ramo mercadológico do autor, sendo, pois, concorrentes. A associação entre a marca notória do autor (...) e o Hospital localizado em ..., não pertencente à rede, poderá certamente vir a prejudicar a reputação constituída ao longo dos anos pelo impetrante, além de poder gerar prejuízos aos consumidores, que poderão se enganar ao acreditar que estarão se submetendo ao mesmo tratamento que obteriam caso estivessem em um dos hospitais da rede (fls. 225-226).

Conseqüentemente, com assento no Voto do Em. Ministro Waldemar Zveiter, “o emprego de nomes e expressões marcárias semelhantes - quer pela grafia, pronúncia, ou qualquer outro elemento, capazes de causar dúvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para o comércio - deve ser de imediato afastado (omissis). A proteção legal à marca (Lei nº 5.772/ 1977, art. 59) tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa que insere em sua denominação, ou como nome fantasia, expressão peculiar passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar a referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize” (fls. 123).
Correta, pois, a r. sentença de fls. 220/226, da lavra da I. Juíza Marcia C. S. A. de Carvalho, que integralmente aqui se mantém, por seus próprios termos. Daí o improvimento do Recurso.
Rio de Janeiro, 4 de março de 2008
Maldonado de Carvalho
Relator

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Marca devidamente registrada no INPI garante o registro do domínio na Internet

      
Juliano César Borges de Vito
Acadêmico de Direito da Universidade de Ribeirão Preto/SP – UNAERP

            De acordo com a Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e as obrigações relativas a propriedade industrial, exponho breves comentários sobre a registrabilidade da MARCA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI com a extensão ".com", caso o titular, pessoa jurídica ou pessoa física, venha a possuir ou não endereço eletrônico na rede mundial de computadores – Internet.

DA MARCA
            Conforme disposto no Título III, Capítulo I, Seção I, da Lei 9.279/96, em seu artigo 122, que diz: "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.", em seguida temos o artigo 123 que considera o que seja uma marca:
            Art. 123 – Para os efeitos desta lei, considera-se:
            I-marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produtos ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (grifamos)
            Sendo a MARCA todo sinal distintivo e visualmente perceptível no qual determinada pessoa jurídica ou pessoa física se utiliza para distinguir determinados produtos ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, afim de que possa diferenciá-lo dos demais, temos que a MARCA tem o objetivo de diferenciar, não causando confusão ou mesmo dúvida quanto ao produto ou serviço que esteja sendo utilizado, como p.ex.: Fabricantes de cigarros que comercializam o mesmo produto, porém com marcas diferentes: Marlboro, Free, Carlton, Camel, etc. O mesmo com prestadores de serviços, p.ex.: D’Paschoal e Bandag, são prestadoras de serviços em automóveis e caminhões.
            A MARCA deve ser um sinal distintivo, capaz de diferenciar um produto do outro, um serviço do outro, não podendo causar confusão com marca alheia. Neste sentido a Lei 9.279/96, prescreve em seu artigo 124, incisos XIX e XXIII, transcrito abaixo:
            "Art. 124 – Não são registráveis como marca:
            (...)
            XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
            (...)
            XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão da atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional (...) se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."
            (grifamos)
            Neste sentido a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIX, prescreve que:
            "XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;" (grifamos)
            Cabe então a pergunta de onde surgiu a questão da registrabilidade do domínio junto à Internet, independentemente do registro da marca junto ao INPI?
            A Internet é regulada e organizada em nosso país pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, com a sigla CG, órgão criado pela portaria interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995, e responsável pela edição da Resolução nº 001/98 publicado no D.O.U no dia 15 de maio de 1998, estabelecendo as regras para funcionamento do registro de nomes de domínios. Essa norma determina que será aceito o registro, como nome de domínio, de qualquer expressão, salvo aquelas de baixo calão, as reservadas pelo próprio Comitê Gestor (como por exemplo "Internet") e as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo próprio titular, adotando-se para o registro o critério do "primeiro a registrar".
            A controvérsia surge em razão de excessiva simplicidade estabelecida pelo referido Comitê (CG) para registro dos domínios, o que acabou por gerar um conflito de interesses entre aqueles que os registram em primeiro lugar e os proprietários de marcas devidamente registradas junto ao INPI.
            Como é sabido tal permissividade no registro de domínios tem proporcionado constantes explorações indevidas de marcas, sejam elas mais ou menos conhecidas, eis que, quando os seus titulares desejam efetuar o registro na Internet, por vezes já as encontram utilizadas por um terceiro, e aí surge o conflito, pois o titular da MARCA fica impedido de explorá-la no mundo cibernético (a menos que se sujeite a adquirir do detentor do registro ou busque suporte na prestação jurisdicional).
            Em síntese, o assunto pode envolver quatro situações: (i) quando o primeiro a registrar o domínio é o detentor da marca; (ii) quando o primeiro a registrar o domínio não é o detentor da marca, e não sendo a mesma pertencente a qualquer outra pessoa; (iii) quando o primeiro a registrar o domínio é o detentor da marca e outra pessoa detém a mesma marca para outro segmento de atuação; (iv) quando o primeiro a registrar o domínio não é o detentor da marca, sendo esta de propriedade de terceiros.
            Nas duas primeiras hipóteses, aparentemente não haveria qualquer conflito, uma vez que na primeira o próprio detentor da marca efetua o registro do domínio, podendo explorá-lo normalmente na Internet e, na segunda, em razão da ausência de marca registrada que venha a impedir a exploração do domínio, sua utilização também se encontra desimpedida. Situações mais conflitantes teremos nos dois últimos casos, onde o item "iii" denota a real aplicação do critério do "primeiro a registrar", porquanto dirime qualquer controvérsia que poderia surgir.
            Cabe aqui abrirmos um parênteses, pois, se temos duas marcas idênticas, cada qual devidamente registrada na sua classe de atuação, o primeiro a registrá-la como domínio na Internet terá preferência na sua utilização. Nesse sentido, tanto a revista Veja quanto o produto de limpeza Veja são marcas registradas no INPI, sendo que a publicação editorial detém o domínio na Internet — exatamente em razão do critério "primeiro a registrar" adotado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CG. A mesma questão ocorre com o veículo Astra, e as louças sanitárias Astra e os condimentos/essências alimentícias Astra, cada qual devidamente registrado no INPI para seu titular, sendo que o domínio www.astra.com.br, está registrado para a General Motors.
            O último caso, entretanto, parece ser o mais conflituoso de todos, e tem requerido especial atenção do Poder Judiciário. Como o registro dos domínios não pressupõe a comprovação de propriedade da marca, este, eventualmente, pode ocorrer, mesmo que de boa-fé, violando a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, que garante, em seu art. 129, o direito à exclusividade no uso da marca em todo o território nacional, o qual transcrevemos abaixo:
            "Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)" (grifamos).
            Dessa forma, quando o titular da marca, amparado pela legislação infraconstitucional pertinente e pelo art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, requer o registro em seu nome de um domínio previamente registrado para terceiros, deve ser prontamente atendido, eis que, não fazê-lo representa dar guarida a uma resolução em detrimento de lei ordinária federal e dispositivo constitucional.
            Não existe lógica jurídica que permita a prevalência da referida resolução quando esta estiver em contradição com demais normas do ordenamento jurídico que lhe são hierarquicamente superiores. Se o CG optou por um processo simplificado de registro de domínios, com excessiva permissividade, fez com que um fato criador de um direito pudesse ocorrer cada vez que, inadvertidamente, alguém registrasse como domínio uma marca protegida por lei.
            Tal situação implica a faculdade do sujeito de direito (proprietário da marca) buscar amparo jurisdicional (facultas agendi) objetivando a proteção que lhe é dispensada pelo direito objetivo. Se o mundo cibernético não interessa ao proprietário da marca, sua faculdade de agir ficará sem efeito, não importando o fato para o mundo jurídico.
            Temos então, que a regulamentação pelo CG implica situação que futuramente pode e deve ser revista. A adequada medida acautelatória tomada por quem pretende registrar um domínio (verificando se aquela expressão não é marca registrada), ou a exigência de tal comprovação pelo CG, evitariam o constrangimento do cancelamento de um domínio publicado, com sua respectiva transferência para o legítimo detentor da marca.
            Considerando todo o exposto, relatamos abaixo a postura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto a matéria ora comentada:
            Ementa nº 245984
            MARCAS E PATENTES – Agravo em ação cominatória – o registro de domínio na Internet não deve desconsiderar os direitos decorrentes do registro de marca junto ao INPI – A tutela antecipada, preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, foi bem concedida – Agravo Improvido (Agravo de Instrumento nº 202.504-4/8 – São Paulo – 2ª Câmara de Direito Privado – Relator: Paulo Hungria – 26.06.01 – V.U.)
            Ementa nº 254906
            PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Nome de domínio – Endereço na Internet – Abstência do uso – Tutela antecipada – Deferimento – Existência de marca com registro no INPI – Proteção estabelecida no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República – Prevalência, ademais, sobre as deliberações do Comitê Gestor da Internet no Brasil – Recurso não provido – JTJ 248/325.


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MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA


Direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil
O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o registro de marca norte-americana com nome parecido a de empresa brasileira. O relator do recurso, ministro Massami Uyeda, salientou que a marca norte-americana, por ser notoriamente conhecida, goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A empresa brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a marca “Sketch” no INPI, em 1996. A marca é conhecida por comercializar produtos de vestuários, acessórios e calçados.

Inicialmente, a empresa norte-americana teve o pedido de registro negado, por entender-se que a marca “Skechers” havia reproduzido ou imitado, em parte ou no todo, uma marca já registrada, o que poderia provocar confusão entre os consumidores. Porém, em 2003, após recurso administrativo, a marca “Skechers” foi registrada no INPI pela empresa Skechers USA INC II.

Inconformada com a decisão, a empresa brasileira recorreu à 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegando que, com o registro da marca “Skechers”, o instituto teria violado direito líquido e certo de não haver outra marca reproduzindo ou imitando marca já existente. Disse que, com a coexistência da outra marca, a expansão sofreria prejuízos. A 35ª Vara considerou ilegal o registro da marca “Skechers” pelo INPI.

O INPI e a Skechers USA não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). O tribunal acolheu os recursos e considerou que o registro não era nulo. Explicou que a marca “Skechers” é conhecida mundialmente em seu ramo de atividades e goza da proteção estendida à marca notoriamente conhecida, que independe da territorialidade. Isso porque a legislação brasileira é clara ao entender que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A marca notoriamente conhecida goza de proteção especial nos ramos que comercializa, independentemente de ter registro no Brasil. Já a de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que tenha sido registrada previamente no Brasil.

A empresa brasileira recorreu ao STJ, pedindo que a decisão do registro fosse anulada. Sustentou que, tanto do ponto de vista fonético quanto do ortográfico, as duas marcas eram muito parecidas, causando confusão entre os consumidores. Alegou ainda que a marca “Skechers” não deveria ser considerada como notoriamente conhecida.

A Turma entendeu que a discussão sobre a notoriedade ou não da marca “Skechers” deve ser observada de acordo com a fixada pelo TRF2, já que qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à possibilidade de confusão entre os consumidores, a Turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos. Enquanto a “Sketch” comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive sapatos, a “Skechers” vende, especificamente, roupas e acessórios de uso comum e para prática de esportes.



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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2012.0000578404
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9094870- 06.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVOX AUTOMOVEIS S/A e ITAVOX VEICULOS LTDA, são apelados ITAVOX VEICULOS LTDA e DAVOX AUTOMOVEIS S/A.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 30 de outubro de 2012
JESUS LOFRANO
RELATOR

Apelante e Apelados: Davox Automóveis S/A
Itavox Veículos Ltda.
Comarca de São Paulo
Voto nº 22267

Ação de abstenção de uso de marca Autora proprietária da marca “DAVOX”, que compõe seu nome empresarial. Ré que depositou pedido de registro da marca “ITAVOX”, termo integrante de sua razão social Empresas vinculadas ao mesmo ramo mercadológico. Termos que são semelhantes. Abstenção do uso de marca e alteração do nome empresarial da ré. Cabimento Danos materiais e morais. Inexistência. Prévia limitação da multa diária. Descabimento - Recurso da autora provido em parte, improvido o da ré.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença em que a juíza julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, “para condenar a ré a se abster da utilização da expressão 'VOX' na composição de seu nome, em quaisquer meios de comunicação associados à atividade comercial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de trinta dias, quando será avaliada a ocorrência de perdas e danos”, reconhecida a sucumbência recíproca.

Insurge-se a autora, ora apelante, contra a sentença, pleiteando a condenação da ré por danos materiais, bem como a alteração de sua razão social com nova incidência de multa -, além do
afastamento do limite da multa diária a trinta dias.

O réu, por seu turno, pleiteou a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, além da condenação da autora na sucumbência, nos honorários advocatícios e na pena por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu a redução da multa diária.

Os recursos foram recebidos e processados.

2. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória em que a autora pleiteia a abstenção da ré quanto ao uso da marca “ITAVOX”, devido à semelhança auditiva e visual com sua marca, “DAVOX”, acarretando confusão entre os consumidores.

Tal utilização indevida gera concorrência desleal, razão pela qual requer a condenação da ré a abster-se de utilizar a marca, a modificar sua razão social e a indenizá-la por danos materiais, correspondentes a cinco por cento sobre a venda dos produtos, além dos danos morais.
Na contestação, a ré suscitou inépcia da inicial. Defendeu a utilização de seu nome, por pertencer ao grupo ITAVEMA, do qual decorre o prefixo “ITA”, enquanto a expressão “VOX” deriva da designação latina de voz. O termo “VOX” é largamente utilizado em registros do INPI. Insurge-se contra o pedido de danos materiais, pois a autora não comercializa mais veículos desde 10 de maio de 2005. Afasta a ocorrência de danos morais.

Como bem decidiu a juíza, “inegavelmente a marca possui valor comercial, refletindo parâmetro valorativo, desde que, através da utilização de determinado nome é possível identificar a empresa, assim como, observar alguma orientação quanto a possível idoneidade e produtos característicos comercializados. No caso em tela, notoriamente a requerente utilizou o nome, que possibilitava prévio conhecimento da venda de veículos da marca Volkswagen. Conhecidamente, a autora era concessionária da marca de veículos, razão pela qual os consumidores interessados no específico produto, por vezes, a utilizavam para formulação de pesquisa ou mesmo compra. A concessionária se estabeleceu na região de Santo Amaro por muitos anos e, de outro lado, a empresa ré, também localizada na mesma região, veio a comercializar o mesmo produto, ou seja, veículos da marca Volkswagen. Assim, as empresas têm como semelhança a atividade comercial de venda de veículos, peças, acessórios da marca Volkswagen, bem como a assistência técnica.

Portanto, não pode prevalecer a tese da contestação sobre a existência de diversas marcas que utilizam a expressão “VOX”, pois as empresas do feito têm como objetivo a venda de igual produto, ainda que, nos termos da declaração de fls. 346, a empresa requerente não mais represente a marca Volkswagen desde 10/05/2005. A identidade da expressão se deve à partícula “VOX”, utilizada pela empresa requerente, que tem a proteção do INPI, conforme documento de fls. 58.

Ao utilizar a mesma expressão, conjugada com a identidade do produto e representação da marca Volkswagen, pretende a ré, evidentemente, lembrar a empresa autora que, notoriamente, era representante oficial da marca na região
.
Inegável a semelhança auditiva e visual das expressões “DAVOX” e “ITAVOX”, de sorte que assiste razão à empresa requerente, devendo a ré se abster da utilização da expressão “VOX” em quaisquer meios de comunicação (...) associados à comercialização e representação da marca Volkswagen, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. (...) as empresas atuam no mesmo ramo comercial e na mesma região, se sorte que a ré pode induzir o consumidor sobre a unidade de um grupo que não existe. (...) Todavia, no caso, verifica-se que a empresa ré iniciou suas atividades em data posterior ao termo indicado a fls. 346, ou seja, o contrato social da empresa ré registra alteração contratual em maio de 2006 e, com exatidão, não há qualquer notícia sobre o início da representação comercial. Por outro lado, o documento juntado a fls. 346 aponta como termo final para a representação da marca Volkswagen pela autora o dia 10/05/2005. Assim, não se constata o nexo de causalidade para a alegada concorrência desleal, ainda que pela utilização da (...) expressão “VOX”, pois ao tempo da atividade comercial da empresa ré, a empresa autora não mais tinha poderes de representação para a venda da marca de veículos informada. (...) não há que se falar em danos materiais ou mesmo danos morais, pois ainda que tenha se considerado a irregularidade na utilização da expressão, não se aquilatou qualquer constrangimento suscetível de indenização”.

O artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que nos recursos em geral o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

O Superior Tribunal de Justiça prestigia tal entendimento ao reconhecer a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação (REsp 66.272-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007).

Ressalte-se que, ainda que a autora não tenha cessado suas atividades comerciais, inexistem indícios de que tenha sofrido danos materiais e morais, razão pela qual a hipótese era mesmo de
improcedência desses pedidos.

No que tange ao nome empresarial, porém, a Constituição Federal, no artigo 5º, XXIX, garante sua proteção “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

O artigo 33 da Lei 8.934/1994 dispõe que “a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações”. O artigo 34 desse diploma legal, por seu turno, estabelece que “o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade”.

No mesmo sentido, o artigo 1.166 do Código Civil determina que “a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado”.

Conforme a lição de Fábio Ulhoa Coelho, “a formação do nome empresarial deve atender a dois princípios: a veracidade e a novidade [...]. [...] O da novidade impede a adoção de nome igual ou semelhante ao de outro empresário. Os dois parâmetros se justificam, em última análise, na coibição de concorrência desleal e na preservação da reputação dos empresários, junto aos seus fornecedores e financiadores. Para cumprir satisfatoriamente a função de identificar o sujeito de direito exercente de atividade econômica, o nome empresarial não pode dar ensejo a confusões, e deve ser suficientemente distinto. [...] O primeiro empresário que arquivar firma ou denominação, na Junta Comercial, tem o direito de impedir que outro adote nome igual ou semelhante, já que isso importaria desrespeito á novidade”1 (grifos meus).

É incontroverso que a autora foi constituída antes da ré e que, além de ambas terem sido abertas na Junta Comercial de São Paulo, atuam no mesmo ramo mercadológico.

Por outro lado, há de se considerar que o nome empresarial da ré não obedeceu ao requisito da novidade, já que seu núcleo “ITAVOX” possui extrema semelhança com o núcleo do nome da
autora “DAVOX”.

Assim, a ré deve modificar seu nome na Junta Comercial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

No mais, deve ser afastada, por ora, a limitação da multa a trinta dias, admitindo-se ao juiz, se o caso, a oportuna redução de seu valor e/ou periodicidade, consoante o artigo 461, §6º do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de condenar a autora por litigância de má-fé, pois adotou postura compatível com a defesa de um direito.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora para os citados fins, improvido o da ré.

Jesus Lofrano

relator


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USO INDEVIDO DE MARCA - INDENIZAÇÃO
Comercial - Propriedade industrial - Uso indevido da marca - Indenização.
1 - A marca assume importante papel no campo do direito da concorrência porque permite a seu titular que conquiste ou mantenha certa clientela à qual visa. 2 - A proteção à exclusividade do uso da marca relaciona-se com imperativos comerciais, não se concebendo que investimentos na concepção, desenvolvimento de produtos, serviços ou marcas sejam usurpados. 3 - A indenização pelo uso indevido da marca é determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (art. 208 da Lei de Propriedade Industrial). 4 - A concorrência desleal é ilícito civil em que o concorrente tanto pode agir com a consciência de que está praticando um ato contrário à concorrência correta quanto pode agir de forma imprudente, sem adoção dos cuidados esperados de um comerciante normal. 5 - O ressarcimento do dano material compreende as perdas e danos devidos ao lesado que abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa dicotomia compreende o dano emergente, que é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial e o lucro cessante, frustração da expectativa de lucro. 6 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJDFT - 4ª T. Cível; ACi nº 2006.01.1.098326-0-DF; Rel. Des. Leila Arlanch; j. 1º/4/2009; v.u.)

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